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Conclusión principal

Las notificaciones de los organismos públicos de financiación relativas al incumplimiento de las obligaciones de información en iEdison deben tomarse en serio, ya que el incumplimiento puede poner en riesgo la titularidad de la patente. No obstante, es probable que un esfuerzo de buena fe por subsanar las deficiencias en la presentación de informes permita resolver la situación.

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Las invenciones financiadas por el Gobierno dan lugar a obligaciones de notificación, en virtud de las cuales los contratistas del Gobierno deben mantener informados a los organismos financiadores sobre las invenciones y las solicitudes de patente, normalmente a través de una plataforma de notificación en línea denominada iEdison. El incumplimiento de dichas obligaciones de notificación puede dar lugar a notificaciones preocupantes por parte del Gobierno.

Aunque los analistas señalan de forma generalizada que el Gobierno de EE. UU. nunca ha ejercido sus «derechos de intervención» en virtud de la Ley Bayh-Dole, el incumplimiento de los requisitos de notificación podría dar lugar a la pérdida de la titularidad de las invenciones —algo que, al menos en un caso público, ha llevado a que un contratista ceda la titularidad de una patente al Gobierno de EE. UU.[1] Por lo tanto, cualquier notificación o carta sobre este tema debe tomarse en serio.

Hemos recibido una notificación en la que se nos indica que no hemos elegido la titularidad ni hemos presentado correctamente la información sobre las invenciones financiadas con fondos públicos en iEdison. ¿Qué debemos hacer?

Es muy probable que un esfuerzo de buena fe por subsanar las deficiencias en la presentación de informes satisfaga las exigencias de los organismos financiadores.

Estas cartas pueden parecer amenazadoras a primera vista; por ejemplo, al indicar que la agencia solicita que una empresa ceda la titularidad al Gobierno. Sin embargo, es mucho más probable que una carta de este tipo esté relacionada con el personal de la agencia encargado de tramitar las notificaciones en iEdison que con una decisión política o de otro nivel superior destinada a expropiar las patentes de una empresa.

Los pasos para subsanar las omisiones en los informes de iEdison son los siguientes:

• Accede a iEdison y consulta los registros de invenciones, los registros de patentes y las notificaciones que figuran en el sistema
• Contrasta esos datos con las solicitudes de patente y cualquier documentación relacionada con la concesión de las mismas para confirmar qué información podría haberse omitido en iEdison
• Introduce en iEdison cualquier información o documento que falte
• Si se ha recibido una carta de un organismo, responda al personal de dicho organismo confirmando las medidas adoptadas para resolver las cuestiones planteadas en su carta.

¿Cómo podemos acceder a nuestra cuenta de iEdison?

Si una organización no sabe que tiene una cuenta en iEdison, es posible que la Administración haya creado una para ella sin conceder acceso a ninguna persona. Por ejemplo, cuando el Departamento de Energía comenzó a utilizar la plataforma iEdison, importó sus datos sobre invenciones ya existentes a iEdison y creó cuentas para las empresas correspondientes sin —en los casos de los que tenemos constancia— conceder acceso a dichas cuentas a nadie de dichas empresas.

Para obtener acceso, hay que ponerse en contacto con el . El servicio de asistencia solicita pruebas de acceso a datos no públicos que figuran en la cuenta de iEdison de la empresa, como títulos de invenciones, números de expediente, nombres de inventores y similares. La dificultad, por supuesto, radica en que se está intentando obtener acceso precisamente para consultar esos mismos datos; sin embargo, el asesor en materia de patentes debería poder recopilar datos suficientes para superar la comprobación y obtener el acceso.

¿Qué correcciones habituales son necesarias en los informes de iEdison sobre las medidas de corrección?

iEdison genera diversos avisos en función de la información que falte en los registros. Algunos de los más habituales son:

(1) Omisión de la elección de la titularidad. Los registros de invenciones de iEdison incluyen un menú desplegable para indicar si el contratista opta por conservar la titularidad. Si no se realiza ninguna selección, aparecerá una notificación. Incluso si el plazo reglamentario para elegir la titularidad ha vencido hace tiempo (como en el caso de una iniciativa de corrección), el sistema permitirá al usuario cambiar la elección a «Conservar la titularidad».

(2) Datos de patentes. Si se ha registrado una invención en iEdison pero no se han introducido los datos de la patente, se genera una notificación en la que se indica que es necesario presentar una solicitud de patente. Para resolver esta situación, normalmente será necesario introducir los números de patente correspondientes y los datos bibliográficos relacionados. Todas las solicitudes de patente de las familias correspondientes deben registrarse en iEdison.

(3) Cláusulas de apoyo gubernamental. iEdison comprueba si las patentes notificadas incluyen cláusulas de apoyo gubernamental (es decir, declaraciones en las propias patentes que indiquen que la invención se realizó con financiación pública, de modo que el Gobierno conserva determinados derechos sobre la invención). En algunos casos, esto puede requerir simplemente subir una copia de la patente en la que se vea que la declaración ya estaba incluida. Sin embargo, al gestionar este tipo de proyectos, nos hemos encontrado con situaciones en las que las declaraciones no figuran en las patentes, en cuyo caso deben añadirse presentando certificados de corrección ante la oficina de patentes (véase la explicación más adelante).

(4) Licencias de confirmación. El Gobierno dispone automáticamente de derechos de licencia sobre las patentes de las invenciones financiadas con fondos públicos, en virtud de los términos de los acuerdos de subvención correspondientes. iEdison exige que, para cada familia de patentes, se firme y se suba una licencia que confirme los derechos de licencia del Gobierno. iEdison generará automáticamente el formulario de licencia, por lo que esto se puede resolver descargando los acuerdos, firmándolos y subiendo las versiones firmadas.

(5) Informes de utilización. Los informes de utilización consisten en facilitar anualmente a la entidad financiadora información sobre la comercialización de las invenciones financiadas con fondos públicos. La información requerida puede variar en función de la entidad financiadora.

¿Qué debemos hacer si nuestras patentes se han publicado en iEdison pero no incluyen declaraciones sobre financiación pública?

El artículo 35 U.S.C. § 202(c)(6) exige que las patentes estadounidenses o las solicitudes de patente relativas a invenciones financiadas por el Gobierno incluyan una declaración en la que se indique que el Gobierno tiene derechos sobre la invención (véanse también y 37 C.F.R. § 1.77(b)(3)).

Al cotejar los datos de una cuenta de iEdison con las publicaciones de patentes, puede descubrirse que determinadas patentes se notificaron al Gobierno como inventos financiados con fondos públicos, pero carecían de la declaración de financiación pública requerida.

Esta declaración puede añadirse a las patentes concedidas mediante un certificado de corrección (y mediante una modificación en las solicitudes pendientes). reveló la existencia de miles de correcciones de este tipo en los datos de la USPTO.

Dado que se trata de un requisito legal para las propias patentes, recomendamos dar prioridad a este aspecto en cualquier iniciativa de corrección.

¿Qué grado de complejidad tiene esta tarea?

La interacción con el propio iEdison consiste, en gran medida, en introducir datos. Sin embargo, recopilar y comprender los avisos, los datos relevantes sobre patentes y otros elementos contextuales puede resultar complicado y requiere experiencia en materia de patentes e información sobre la cartera de patentes de una empresa. La envergadura de cualquier proyecto de corrección variará, por supuesto, en función del tamaño de la cartera de patentes financiada con fondos públicos y del alcance de las lagunas en la información facilitada.

¿Alguna otra consideración?

En los supuestos contemplados anteriormente, los plazos de notificación establecidos en la normativa Bayh-Dole habrán vencido hace tiempo. Es imposible dar marcha atrás y lograr un cumplimiento perfecto a posteriori. El objetivo aquí es demostrar un esfuerzo de buena fe por cumplir la normativa, de modo que el personal de la agencia centre su atención en otros asuntos. Además, será necesario mantener el cumplimiento tras llevar a cabo las medidas correctoras.

Además, más allá de los aspectos técnicos de una presentación adecuada de informes, deben tenerse en cuenta consideraciones estratégicas complejas a la hora de crear una cartera de propiedad intelectual para una empresa que reciba financiación pública; por ejemplo, analizar cómo puede emplearse dicha financiación sin que se produzca una situación en la que los derechos de licencia del Gobierno se conviertan en un lastre significativo para el valor de la propiedad intelectual de la empresa. Evaluar y comprender el impacto práctico de la financiación pública en la cartera de propiedad intelectual de una empresa, por ejemplo, en el contexto de la diligencia debida. Hablaremos más sobre esto la próxima vez.

[1] Campbell Plastics Engineering & Mfg., Inc. contra Brownlee, 389 F.3d 1243 (Tribunal Federal de Apelación, 2004)